INTRODUCCIÓN

Este artículo trata acerca de los usos indebidos de la propiedad industrial en la normativa panameña. Como parte de la propiedad intelectual y del Derecho comercial resulta indispensable dotar de protección jurídica a la propiedad industrial. Esta protección se basará en la capacidad de garantizar que solamente su legítimo usuario pueda hacer uso y explotación de un bien protegido por la propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial otorgan al titular del mismo, la potestad exclusiva para producir, vender, utilizar o explotar de diversos modos el producto o bien protegido. Como indica Pérez De la Cruz (2018) “Los titulares de derechos pueden explotarlos por sí mismos u otorgar licencias a terceros. En cualquier caso, tiene que haber mecanismos que protejan al titular del derecho contra la violación de este.” (p.17). Uno de los más eficientes mecanismos para proteger la propiedad industrial es identificar y castigar el uso indebido (sin derecho) de la misma, es decir para lograr garantizar el buen uso de la propiedad industrial, se requiere la prohibición de los usos indebidos de la misma.

Este artículo analiza específicamente los usos indebidos de la propiedad industrial de acuerdo con el Derecho positivo panameño. La norma principal es la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, la cual regula la propiedad industrial en Panamá. El artículo es principalmente de tipo descriptivo y analítico de la norma. Observaremos y analizaremos todos los usos prohibidos de la propiedad industrial, se observarán las principales consecuencias a estos usos prohibidos y las medidas cautelares que permite la legislación panameña como mecanismo adicional de protección inmediata al afectado. El objetivo general de esta investigación es examinar la regulación normativa a los usos indebidos de la propiedad industrial en el Derecho positivo panameño.

MATERIALES Y MÉTODO

Se utilizó la metodología cualitativa; es una investigación de tipo jurídico dogmática, pues “Su objeto será, el orden jurídico ya sea del presente o del pasado, y su fin, la determinación del contenido normativo de ese orden jurídico” (García Fernández, 2015. p. 455). La investigación buscó efectivamente determinar el contenido normativo en la República de Panamá, sobre los usos indebidos de la propiedad industrial.

Se utilizó la metodología cualitativa para el análisis de la legislación y las fuentes doctrinales. Mientras que las técnicas usadas fueron: la revisión de fuentes bibliográficas; la revisión de doctrina jurídica, la revisión de fuentes legislativas de la República de Panamá, concretamente la Ley 35 de 1996 de Propiedad Industrial y la Ley 61 de 5 de octubre de 2012 que la modifica.

Los objetivos específicos del presente artículo fueron: conceptualizar en la doctrina de los usos indebidos de la propiedad industrial; describir las conductas consideradas usos indebidos de la propiedad industrial en la normativa panameña y examinar las consecuencias jurídicas, frente al uso indebido de la propiedad industrial en la República de Panamá.

Doctrina

La propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual que busca proteger aquellas creaciones del intelecto humano que tienen como principal función promover la industria y el comercio.

Ossorio (2010), la define como:

La que recae sobre el uso de un nombre comercial; marcas de fábrica, de comercio y de agricultura; dibujos y modelos industriales, secretos de fábrica y patentes de invención. La ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiéndose frente a terceros y frente a toda competencia desleal. (p. 785)

Una de los principios básicos fundamentales de la propiedad intelectual en sus dos variantes, derecho de autor y propiedad industrial, es la potestad que tienen estos derechos de recibir protección jurídica.

Esta protección se basa principalmente en la capacidad que tiene el poseedor de un derecho de propiedad intelectual, o industrial en este caso, de impedir que un tercero haga uso y/o usufructuar de manera ilegítima, su derecho de propiedad industrial. “Los Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI), como las patentes, los derechos de autor o las marcas, garantizan a sus dueños exclusividad sobre ciertos tipos de conocimiento y de información” (Heinemann, A.2012, p.14)

La existencia de una correcta protección de parte del Estado de estos derechos es la base para la existencia de los mismos. En ese sentido se pronuncia Canaval (2008), al definir la propiedad industrial como un “conjunto de derechos exclusivos y temporales que el Estado concede para usar y explotar económicamente aquellas invenciones o innovaciones aplicables a la industria y el comercio que sean producto del ingenio y la capacidad intelectual del hombre” (p. 78)

Resulta normal que quien tenga un derecho industrial sobre alguna creación en particular desee la protección del Derecho a fin de garantizar su derecho exclusivo a la explotación de la misma y garantizar la prohibición de otros de utilizarla indebidamente. Al respecto Pérez De La Cruz (2008) expresa que:

Considerando legítimas y, por tanto, dignas de protección, las expectativas de aprovechamiento comercial, tanto de los creadores de ideas o descubridores de inventos de aplicación industrial útil, como de quienes han consolidado, o pretenden consolidar, un prestigio entre sus clientes al presentarse ante ellos bajo unas determinadas señas de identificación. (p.21).

La protección de los derechos de propiedad industrial, son tan importantes que quedan siendo una parte integrante de su propia definición. Pedreros Suárez (2016) define la propiedad industrial como: “una rama del Derecho de la propiedad intelectual que busca la protección temporal de la explotación económica, dentro de la industria o el comercio, de una creación, a través de un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio” (p. 34). Resulta interesante cómo la autora colombiana define la propiedad industrial dándole prioridad existencial a la protección jurídica que se otorga a la propiedad industrial.

Los usos indebidos de la propiedad industrial en la ley de propiedad industrial de panamá

La Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, expresa en su artículo 164, una serie de conductas que constituyen usos indebidos de los derechos de propiedad industrial. Citaremos el artículo y realizaremos una nuestro análisis jurídico de cada numeral.

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial: (Panamá, 1996)

El artículo 164, muestra en sus diversos numerales, los diversos usos indebidos de la propiedad industrial en Panamá. Analizaremos ahora cada uno de estos numerales.

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Esta es la prohibición de producir productos protegidos con patentes que no son de su propiedad, salvo el consentimiento expreso del titular. Este numeral lleva en si, la protección principal para la patente de invención.

2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la licencia respectiva;

El vender, comercializar o poner en circulación a sabiendas un producto fabricado violando los derechos del dueño de la patente de invención. Como se expresa en el numeral, el dolo o intención de quien ofrezca en venta o ponga en circulación el objeto protegido por derechos de propiedad industrial.

3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

La utilización de procesos patentados sin permiso del titular. En este caso lo patentado es un procedimiento que no puede ser usado sin la aprobación del titular.

4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación;

El vender, comercializar o poner en circulación a sabiendas un producto que sea realizado con un proceso protegido por una patente sin autorización del titular. De la misma forma en que se prohíbe la venta y circulación dolosa de productos que violen derechos de propiedad industrial, también existe prohibición para poner en venta o en circulación, productos que sean confeccionados utilizando procedimientos protegidos por derechos de propiedad industrial, sin la debida autorización del titular.

5. Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Fabricar o comercializar de cualquier forma un producto que reproduzca o incorpore modelos o dibujos industriales registrados, sin autorización de su titular. Se da aquí la protección a los modelos o dibujos industriales.

6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal de propaganda;

En este numeral se prohíbe la adulteración, falsificación o el cambio no legítimo de una marca o expresión de propaganda. La adulteración de una marca constituye una forma de uso indebido, protegida por nuestra legislación.

7. Los que, en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para productos o servicios relacionados con esta;

La utilización ilegal de una marca, o de una señalización similar o idéntica a otra marca registrada. Este numeral es fundamental, pues sintetiza la protección otorgada a las marcas en nuestra legislación.

8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;

El uso de marcas o nombres comerciales con la intención de imitar ilegítimamente una marca registrada a favor de otra persona. Nuevamente vemos que se utiliza la noción de la necesidad de dolo o intensión para configurar el uso indebido de la marca.

9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;

Los que vendan o realicen transacciones comerciales que sean producto de marcas o nombres comerciales falsificados. A diferencia de numerales anteriores, nos llama la atención que en este no se exigen el dolo por parte de quienes violenten la disposición requerida.

10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que va dirigido;

La utilización ilegítima de una marca similar o parecida a una marca famosa o renombrada, para cualquier tipo de productos o servicios y la utilización ilegítima de una marca notoria para bienes o servicios análogos o relacionados a esta.

11. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;

Esta prohibición es la de colocar falsas indicaciones en sus productos, tanto referentes a la naturaleza, cantidad, calidad o tipo de producto; pero también se prohíbe colocar signos que hagan suponer que algo es una marca registrada cuando en verdad no lo es.

12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;

Los que vendan o negocien con productos que contengan las señales engañosas mencionadas en el numeral anterior. De igual manera debe existir el dolo por parte del infractor.

13. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario;

El intento ilegitimo de perjudicar la reputación de una marca. En este número es fundamental el dolo o intensión de provocar el daño hacia el prestigio de la marca afectada. Se pretende proteger al propietario de una marca, de que de manera dolosa la misma sea afectada por la saturación de marcas

14. Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o denominación de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios;

Este numeral guarda relación con la utilización fraudulenta de una indicación geográfica o indicación de procedencia.

15. Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen;

La utilización fraudulenta de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia en embalajes y envases de productos que no pertenezcan a esas indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia. Esto constituye un uso fraudulento que no solo perjudica al propietario del derecho de propiedad industrial, sino también a los consumidores, que recibirían indicaciones falsas sobre los productos a consumir.

16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho a usarlas, aun cuando se, de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto;

Este numeral hace específica alusión a los vinos y otras bebidas espirituosas, prohibiendo en estas el empleo de las expresiones “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras similares para acompañar la designación de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia falsas.

17. Los que utilicen sin la autorización del titular de la marca registrada o nombre comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

La utilización de una marca o nombre comercial ajena como nombre de dominio, correo electrónico u otros medios de comunicación electrónicos similares (como podrían ser las redes sociales) con la intención destinarse al uso de productos o servicios análogos o iguales a los protegidos por las marcas o nombres comerciales.

Las consecuencias de los usos indebidos de la propiedad industrial

Unido a la importancia de la delimitación clara de los usos indebidos de la propiedad industrial, se encuentra la necesidad de clarificar las consecuencias jurídicas que conllevaría las contravenciones o violaciones a la norma.

En nuestra legislación estas consecuencias se encuentran de manera primordial en los artículos 165 de la propia ley de propiedad industrial. Veremos un recuento de los aspectos más importantes de los mismos.

Artículo 165. El juez aplicará, al que incurra en los actos que se describen en el artículo anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atención a la gravedad de la acción incurrida:

El artículo 165, establece las sanciones que se impondrán por la violación de las normas contenidas en el artículo 164. Al igual que el artículo 164, planta distintos numerales con diversos tipos de sanciones. Transcribiremos los numerales y posteriormente comentaremos los mismos

1. Multa de diez mil balboas (B/. 10,000.00) a doscientos mil balboas (B/. 200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de este Capítulo, como a sus cómplices o encubridores.

Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningún momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/. 75,000.00)

Este numeral expresa el monto de las multas a imponer, el cual va desde los diez mil balboas hasta los dos cientos mil. En el caso de empresas con operaciones en la Zona Libre de Colón u otras zonas francas, el monto de la multa equivaldrá al 25 % de su movimiento mensual, sin ser nunca inferior a setenta y cinco mil balboas.

2. Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo de tres meses

Interesante sanción que incluye la suspensión del derecho a ejercicio comercial o la explotación de industrias. La sanción se da por un periodo específico de tres meses.

3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá. En el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses.

El numeral es claro y se explica por sí mismo. Incluye la cancelación de los permisos para la operación en la Zona Libre de Colón o cualquiera zona franca del país.

Subsecuentemente el artículo 166, indica la obligación del Estado de disponer, donar o destruir los artículos y maquinarias utilizada para de alguna forma vulnerar del Derecho.

Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se procederá a la disposición, donación o destrucción de los artículos y de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre acreditada la existencia del hecho delictivo.

El artículo 170, se expresa los criterios que se podrán utilizar para el cálculo de los daños y perjuicios. Este procedimiento a utilizar será a elección del demandante.

Los criterios son:

1. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción;

2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

3. El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas;

4. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización;

5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho

Luego del análisis de las sanciones y los procedimientos para establecer las mismas, además de lo relacionado a la incautación, destrucción y/o donación de los objetos falsificados y de aquellas maquinas o instrumentos empleados para fabricarlos, podemos resumir la existencia de tres grandes tipos de consecuencias frente al uso indebido de la propiedad industrial. Estos serán a nuestro criterio los siguientes:

- La sanción económica.

- La pérdida de los objetos materiales sobre los que recae la infracción (o los usados para fabricarlos).

- la sanción de pérdida de capacidad para ejercer el comercio en general o dentro de zonas específicas como la Zona Libre de Colón u otras zonas francas presentes o futuras.

Medidas cautelares dentro de los procesos por violaciones a los derechos de propiedad industrial

Dentro de los procesos por usos indebidos de la propiedad industrial, pueden también presentarse medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 171 y 172.

El artículo 171 establece que quien inicie o intente una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley podrá pedir al juez que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitarán, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado a los objetos materia de la infracción y a los medios destinados a realizarla.

El artículo 172 establece específicamente las medidas cautelares que podrán aplicarse.

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1. Cesación inmediata de los actos de infracción;

Permite la suspensión provisional de todos los actos que de distintas formas puedan vulnerar los derechos de propiedad industrial. Esta suspensión se dará antes de la decisión de fondo del tema y buscar evitar la continuidad del daño y la afectación al titular legítimo del derecho de propiedad industrial.

2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los materiales o implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos relativos a la infracción;

La retención física de los objetos materia de la infracción o de los implementos utilizados para realizar la infracción.

3. Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se refiere el numeral precedente;

La suspensión inmediata y provisional de la importación o exportación de los objetos o medios utilizados para la creación de la propiedad industrial usada indebidamente, o los propios objetos.

4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;

El solicitar del posible infractor una fianza que cubra posibles daños y perjuicios.

5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha suspensión será levantada mediante constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;

La suspensión del permiso de operaciones en la Zona Libre de Colón o en otras zonas francas o procesadoras.

Por último, el artículo indica que si no se instalará acción alguna contra el presunto infractor dentro de los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, ésta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado.

CONCLUSIONES

Este artículo nos deja las siguientes conclusiones:

Dentro de la propiedad industrial, la doctrina reconoce la fundamental importancia que se otorga a la protección jurídica que esta recibe. Por protección jurídica debemos entender, la capacidad coercitiva del Derecho de impedir que quien no tenga autorización utilice y/o explota derechos de propiedad industrial de su otra persona.

En nuestro país la propiedad industrial se encuentran debidamente regulada, mediante la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, las cuales entre su articulado definen con claridad las diversas conductas que constituyen usos indebidos, y por ende prohibidos, de la propiedad industrial.

Además de la acertada descripción de las conductas constitutivas de infracciones a la propiedad industrial, nuestra Ley de propiedad industrial también menciona las consecuencias jurídicas que conllevan estas violaciones. Estas consecuencias tienen tres grandes tipos de actividad. La sanción económica, la perdida de los objetos materiales sobre los que recae la infracción (o los usados para fabricarlos) y la sanción de pérdida de capacidad para ejercer el comercio en general o dentro de zonas específicas como la Zona Libre de Colón u otras zonas francas presentes o futuras.

También indica nuestra Ley de propiedad industrial las diversas medidas cautelares que pueden ser aplicadas dentro de un proceso de presunta violación a derechos de propiedad industrial.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Canaval, J. (2008). Manual de propiedad intelectual. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario.

García Fernández, D. La metodología de la investigación jurídica en el siglo XXI. En Godínez Méndez, W.; García Peña, J. Metodologías: enseñanza e investigación jurídicas. 40 años de vida académica. Homenaje al doctor Jorge Witker (P. 449- 465). Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Heinemann, A. (2012). Propiedad intelectual. Propiedad intelectual:reflexiones. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 13-37.

Ossorio, M. (2010). Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires. Heliasta.

Pedreros, H. (2016). Propiedad industrial en Colombia: Los retos en la sociedad del Conocimiento. Revista Universidad Católica de Colombia.

Peréz De La Cruz, A. (2008). Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia. Barcelona: Editorial Martial Pons.

República de Panamá, Asamblea Legislativa (1996). Ley 35 de 1996. Panamá.

República de Panamá, Asamblea Nacional (5 de octubre de 2012). Ley 61 de 5 de octubre de 2012. Que modifica la Ley de Propiedad Industrial de la República de Panamá. Panamá.